Договор франчайзинга как один из способов охраны коммерческой ценной информации

Коммерческая тайна, являясь объектом гражданских прав, может выступать предметом гражданско-правовых сделок. Так, Дайрабаева Г. отмечает, что коммерчески ценная информация может выступать предметом следующих договоров: купли-продажи, подряда, договора простого товарищества и т.д. Договор купли-продажи, в котором предметом договора выступает коммерчески ценная информация (информация, составляющая коммерческую тайну), представляет собой обычный договор. Особенность договора купли-продажи коммерчески ценной информации заключается в том, что покупателю необходимы средства защиты купленного им товара (то есть информации); в этих целях продавцу и покупателю можно заключить отдельный договор о сохранении конфиденциальности. Передача коммерчески ценной информации возможна и по договору строительного подряда или подряда на проведение проектных и изыскательских работ. Это связано, прежде всего, с тем, что в состав коммерческой тайны могут входить различные навыки, методы, способы, передаваемые в форме выполнения определенных действий. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, в данном случае может происходить как непосредственно при контактах между подрядчиками и заказчиками, так и в косвенном виде путем передачи проектно-конструкторской и другой технической документации, при создании которой использовалась коммерчески ценная информация подрядчика. Нередки случаи, когда договоры подряда включают в себя обязательства подрядчика по обучению специалистов заказчика навыкам, связанным с практическим использованием ценной информации. В ряде случаев при передаче сведений, составляющих коммерческую тайну, может быть использован договор простого товарищества, более известный как договор о совместной деятельности, участники которого должны обеспечивать конфиденциальность сведений, знаний, информации, полученных друг от друга [2, с. 43-45].

Лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или часть сведений, составляющих коммерческую тайну, другому лицу также по лицензионному договору или договору о возмездной передаче конфиденциальной информации. К сожалению, пока договора такого рода не распространены на практике.

Согласно статье 10 Закона РК «О комплексной предпринимательской лицензии», по договору франчайзинга (комплексной предпринимательской лицензии) одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.д.), предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности лицензиата.

Законом РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» установлено, что франчайзинг - это предпринимательская деятельность, при которой правообладатель комплекса исключительных прав предоставляет его в пользование на возмездной основе другому лицу. При этом, к указанному комплексу исключительных прав (лицензионному комплексу) относятся права на ряд объектов интеллектуальной собственности (товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания, патент, нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау).

Договор франчайзинга предусматривает использование лицензионного комплекса, деловой репутации и коммерческого опыта лицензиара в определенном объеме. Объемы использования пользователями исключительных прав определяются договором, причем, в нем могут устанавливаться минимальные и (или) максимальные объемы, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг) [1.18].

Когда задается минимальный объем, это означает, что пользователь свободен в наращивании соответствующего бизнеса, но не должен опускать его объем ниже согласованных размеров. Такой подход применяется с целью исключить случаи дискредитации известной марки малыми объемами производства, торговли, работ или услуг. Выбор одного из этих вариантов зависит от стратегии развития правообладателя, от ситуации на конкретном рынке товаров, работ или услуг и ряда других факторов (политических, географических, финансовых и т.д.).

Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) может также предусматривать: передачу информации, составляющую служебную или коммерческую тайну, регулярное оказание управленческого, технического и информационного содействия комплексному лицензиату в течение всего срока договора.

Закон устанавливает необходимость заключения такого договора только в письменной форме, причем несоблюдение этого требования ведет к признанию договора недействительным по признаку ничтожности.

Договор франчайзинга входит в число договоров лицензионного типа. Прежде всего, в нем должно содержаться разрешение на использование исключительных прав, кроме того, он сам подлежит обязательной регистрации. Согласно статье 8 Закона «О комплексной предпринимательской лицензии», государство осуществляет регистрацию и защиту исключительных прав комплексного лицензиара, зарегистрированного как на территории Республики Казахстан, так и на территории других государств, если признание такой регистрации иностранным государством предусмотрено международным договором, участником которого является Республика Казахстан. В случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, регистрация права интеллектуальной собственности и его передача по договору комплексной предпринимательской лицензии осуществляются по усмотрению сторон [2.25, с. 237-238].

Согласно нормам закона, основными видами комплексной предпринимательской лицензии являются:

1) комплексная предпринимательская лицензия - рабочее место, согласно которой лицензиар создает подготовленное рабочее место и передает его с лицензионным комплексом лицензиату (индивидуальному предпринимателю);

2) комплексная предпринимательская лицензия - предприятие, согласно которой лицензиар создает предприятие и передает его с лицензионным комплексом лицензиату;

3) конверсионная комплексная предпринимательская лицензия, при которой стороны заключают договор на основе преобразования структурных подразделений в самостоятельные предприятия;

4) множественная комплексная предпринимательская лицензия, на основе которой лицензиат создает несколько предприятий;

5) производственная комплексная предпринимательская лицензия, при которой комплексный лицензиар передает комплексному лицензиату право на производство или на производство и сбыт товаров (работ, услуг) под своим товарным знаком либо иным средством индивидуализации с использованием поставляемых комплексным лицензиаром или по согласованию с ним сырья, материалов, технологии и оборудования;

6) товарная комплексная предпринимательская лицензия, при которой комплексный лицензиар передает комплексному лицензиату право на сбыт (реализацию) товаров (работ, услуг) под своим товарным знаком или иным средством индивидуализации с использованием предоставляемой комплексным лицензиаром либо устанавливаемой по согласованию с ним технологии маркетинга.

Содержание и характер прав и обязанностей сторон договора определяет состав его субъектов. Так, по закону субъектами франчайзинговых отношений являются физические и юридические лица. В число основных прав правообладателя (комплексного лицензиара) по этому договору входят:

- контроль качества производимых лицензиатом по договору комплексной предпринимательской лицензии товаров (работ, услуг);

- преимущественная покупка при отчуждении лицензиатом своего предприятия (своей доли в предприятии);

- вступление гарантом или поручителем в отношении лицензиата перед третьими лицами;

- заключение иных договоров с комплексным лицензиатом, в частности, выступать по отношению к нему лизингодателем;

- расторжение в одностороннем порядке договора комплексной предпринимательской лицензии и взыскание с комплексного лицензиата причиненные убытки при неисполнении им предусмотренных обязанностей.

Особо следует остановиться на праве комплексного лицензиара на вознаграждение. Договор франчайзинга носит исключительно возмездный характер. При этом мировая практика франчайзинга выработала различные формы оплаты: фиксированные единовременные платежи (паушальные платежи) либо периодические платежи (роялти), процент от выручки, наценка на оптовую цену товара, работ или услуг.

В случаях, когда по условиям договора комплексный лицензиат передает комплекс исключительных прав третьему лицу (комплексная предпринимательская сублицензия), то первоначальный комплексный лицензиар (правообладатель исключительных прав) имеет право на получение определенного вознаграждения за использование своих прав и по второму договору.

Обязанности комплексного лицензиара регулируются императивными нормами закона. Так, в число обязанностей комплексного лицензиара относятся:

- передать комплексному лицензиату техническую и коммерческую документацию и представить иную информацию, необходимую лицензиату для осуществления прав, предоставленных ему по договору комплексной предпринимательской лицензии;

- провести обучение и консультирование лицензиата по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

- не разглашать конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от лицензиата.

Права комплексного лицензиата сводятся к праву использовать переданные ему исключительные права в пределах, установленных в договоре комплексной предпринимательской лицензии. Кроме того, закон предоставляет комплексному лицензиату право заключать договоры комплексной предпринимательской сублицензии с другими лицами при условии, если иное не предусмотрено договором комплексной предпринимательской лицензии, а также право заключать иные договора с комплексным лицензиаром, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан.

На практике возникает вопрос о том, может ли комплексный лицензиат требовать от комплексного лицензиара передачи ему исключительных прав, если после заключения договора комплексной предпринимательской лицензии тот изменил свое решение и намерен отказаться от договора. При этом представители отдельных правообладателей высказывали такую точку зрения: если оплата вознаграждения еще не проводилась, то комплексный лицензиар волен решать этот вопрос, как считает нужным, ибо речь идет о его исключительных правах. Другие полагают, что если договор надлежащим образом оформлен, то, независимо от того, произведена выплата вознаграждения или нет, комплексный лицензиат имеет право настаивать на передаче ему обусловленного комплекса исключительных прав, поскольку, как указывалось выше, эта обязанность комплексного лицензиара носит императивный, т.е. обязательный для него характер. Комплексный лицензиат вправе заключить договор комплексной предпринимательской лицензии на новый срок на прежних условиях, если он надлежащим образом исполнил свои обязанности по предыдущему договору. В то же время комплексный лицензиар может отказать лицензиату в этом.

Комплексный лицензиат обязан реализовать полученные исключительные права в полной мере, организовав соответствующую предпринимательскую деятельность или соответствующим образом изменив ту деятельность, которую он осуществлял до этого. Если речь идет о производстве, то он должен установить необходимое оборудование, отладить технологию, проработать каналы поставки требуемых и, главное, соответствующих предусмотренному договором уровню качества сырья и материалов, организовать контроль качества готовой продукции.

В сфере торговли или обслуживания, в первую очередь, приводятся в соответствие с фирменным стилем комплексного лицензиара дизайн и интерьер торговых или производственных помещений, устанавливается предусмотренное технологией оборудование, закупаются или получаются посредством торгового кредита фирменные товары или материалы. Во всех случаях осуществляется обучение персонала и рабочих.

Кроме того, комплексный лицензиат должен использовать в рамках определенной договором деятельности фирменное наименование и коммерческое обозначение комплексного лицензиара согласованным способом. На него возложена обязанность обеспечивать уровень качества производимых в соответствии с договором франчайзинга изделий, выполняемых работ, оказываемых услуг, соответствующий качеству аналогичных товаров, работ или услуг комплексного лицензиара.

Комплексный лицензиат обязан предоставлять своим клиентам все те дополнительные услуги, на какие они могли бы рассчитывать, заключив соответствующие договоры купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг и пр. непосредственно с самим комплексным лицензиаром.

Он должен также соблюдать коммерческую тайну и не разглашать секреты производства комплексного лицензиара и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию. Так, согласно п. 4 ст.899 ГК РК, лицензиат, если иное не предусмотрено договором франчайзинга, обязан не разглашать коммерческую информацию. Основание продления данной обязанности после прекращения договора франчайзинга в законе не закреплено. Это означает, что лицензиат может после прекращения договора создать свое предпринимательское дело и использовать полученную ранее по договору коммерческую информацию. В связи с этим, считаем целесообразным предусмотреть в законодательстве возможность продления обязанности по сохранению коммерческой информации лицензиата по договору франчайзинга после его прекращения.

Чтобы не вводить в заблуждение участников рынка и, прежде всего, партнеров и клиентов, закон обязывает комплексного лицензиата информировать их наиболее очевидным для них способом о том, что действует на основании договора комплексной предпринимательской лицензии. В качестве дополнительных условий закон возлагает на комплексного лицензиата следующие обязанности:

- допускать лицензиара на свою производственную территорию, представлять ему необходимую документацию и оказывать содействие в получении информации, необходимой для осуществления контроля за правильным использованием предоставленных исключительных прав;

- не участвовать в деятельности конкурентов лицензиара;

- по получении от комплексного лицензиара результатов проверки принимать необходимые меры для исправления недостатков и т.д. [1.18].

Для правового режима договора комплексной предпринимательской лицензии характерны определенные ограничения прав его сторон. Так, Гражданским Кодексом РК [1.3] установлено, что в договоре может быть предусмотрено обязательство лицензиара не выдавать других аналогичных комплексных предпринимательских лицензий для их использования на закрепленной за лицензиатом территории либо воздержаться от непосредственной самостоятельной деятельности на этой территории, а также обязательство лицензиата не конкурировать с лицензиаром на территории использования комплексной предпринимательской лицензии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой лицензиатом с использованием принадлежащих лицензиару исключительных прав.

Закон определил как ничтожные такие условия договора, в силу которых лицензиар имеет право определять цену товаров, работ, услуг пользователя либо ограничивать его деятельность только сделками с определенной категорией клиентов. Данное правило, с одной стороны, защищает свободу конкуренции и не допускает дискриминации участников гражданского оборота, а с другой, имеет целью сохранить действие договора в остальной части, так как без этой нормы весь договор был бы ничтожным из-за нарушения антимонопольного и гражданского законодательства.

Специальных положений об ответственности сторон по договору комплексной предпринимательской лицензии за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей нет, поэтому в случае спора должны применяться общие нормы обязательственного права. С учетом субъективного состава ответственность сторон указанной сделки наступает на основе презумпции их вины. В то же время законом установлен ряд специальных положений, определяющих ответственность сторон договора перед третьими лицами. Так, комплексный лицензиар несет субсидиарную ответственность по предъявленным к пользователю претензиям по поводу качества товаров, работ или услуг, продаваемых, выполняемых или оказываемых комплексным лицензиатом под маркой комплексного лицензиара. Более того, если претензии касаются продукции, которую он выпускает в соответствии с договором франчайзинга, то ответственность комплексного лицензиара повышается до солидарной с лицензиатом.

Законом предусмотрены и специальные основания изменения прекращения договора франчайзинга. Так, в договоре происходит замена комплексного лицензиара, если его исключительные права перешли к другому лицу. Если в период действия договора франчайзинга прекратилось действие исключительного права, предоставленного в соответствии с ним, договор продолжает действовать в отношении остальной части комплекса исключительных прав. Соответственно, комплексный лицензиат может настаивать на уменьшении размера вознаграждения, выплачиваемого лицензиару. Целесообразно включить это условие сразу при заключении договора во избежание споров во время его действия.

Статья 908 ГК РК устанавливает дополнительные основания прекращения договора франчайзинга. Так, если он заключен без указания срока, то каждая из сторон вправе отказаться от договора, уведомив другую сторону об этом не позднее, чем за полгода. В договоре может быть предусмотрен и более длительный срок для такого уведомления. Досрочное прекращение договора возможно в случае прекращения принадлежащих лицензиару исключительных прав без замены их на новые, а также тогда, когда одна из сторон договора признается в установленном порядке банкротом.

Таким образом, одним из способов защиты права на коммерческую тайну (коммерчески ценную информацию) выступает договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг), условия которого предоставляют обладателю коммерческой тайны возможность на законодательном уровне решать вопрос о сохранности сведений, составляющей коммерческую тайну, и их защиту от незаконного использованиями третьими лицами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция РК (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 7 октября 1998 года) \\ Электронный ресурс: База данных К 941000 / РЦПИ Министерства юстиции РК.

2. Гражданский Кодекс РК (особенная часть) от 1 июля 1999 года №409 //Электронный ресурс: База данных: К 990400 / РЦПИ Министерства юстиции РК.

3. Закон РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге) от 24 июня 2002 года № 330 //Электронный ресурс: База данных Z 020330 /РЦПИ Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Амиров Ф. Коммерческая тайна: понятие, признаки, охрана, предмет договора // Предприниматель и право. - 1998, №237 - с. 77-11.

5. Егоров А. Правовые основы тайны // Закон. 1998, №2. - с. 21-25.

6. Омарова А.Б. Особенности определения оснований гражданско-правовой ответственности за нарушение прав обладателей коммерческой тайны // Вестник КазГУ, Серия юридическая.- 2002, №1 - с. 106-112.